Heel vaak zie je de woorden IP Manager staan. Maar wat is dit voor iemand? Wat doet hij of zij zoal? In dit artikel gaan we daar wat meer op in.

In onze huidige tijd zijn innovatie, slagkracht en creativiteit centrale thema’s. Het beschermen van intellectuele eigendom (IE) is belangrijker dan ooit. Ook omdat steeds meer bedrijven dit doen. En als je concurrent het doet, moet je zelf ook gewoon meegaan. Bedrijven investeren fors in onderzoek, ontwikkeling, ontwerpen en de opbouw van hun merk.

Maar hoe zorg je ervoor dat al die inspanningen niet zomaar gekopieerd worden? En hoe benut je intellectuele eigendom strategisch binnen een organisatie? Dat is waar de IP-manager in beeld komt. IP komt dan overigens van Intellectual Property, de internationaal gebruikelijke afkorting.

Wat is een IP manager?

Een IP manager, ook wel Intellectual Property Manager genoemd, is verantwoordelijk voor het beheren en strategisch inzetten van de intellectuele eigendomsrechten van een organisatie. Dit kan gaan om octrooien (patenten), merken, modellen (designs), auteursrechten, handelsnamen, domeinnamen en soms ook bedrijfsgeheimen. De IP manager vormt de schakel tussen de technische, juridische en commerciële afdelingen van een bedrijf en zorgt ervoor dat IP rechten naadloos aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen en de gevolgde strategie.

Het doel van de IP manager is in het algemeen in twee groten taken uiteen te zetten. De eerste grote taak is het beschermen van de innovaties, merken en creatieve uitingen van het bedrijf. Dit betekent dus een actieve rol in de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Als tweede is het ook van belang dat deze bescherming, wanneer deze is verkregen, wordt benut op een strategische manier. Dit kan bijvoorbeeld via licenties te geven aan concurrenten of door het gebruik van deze rechten in onderhandelingen met concurrenten.

Een goed ingevoerd IP-manager denkt dus niet alleen juridisch, maar ook commercieel en strategisch. En altijd in het belang van het bedrijf. Dit staat in de praktijk wel eens haaks op de zelfstandig opererende, of vrije Octrooigemachtigden. Deze zijn dan al dan niet in dienst van een organisatie, die als belang het belang van het bureau dienen. Daarom is het altijd goed om de persoon van IP Manager, al dan niet in vaste dienst, binnen een organisatie te hebben zodat deze de bedrijfsbelangen strak in het oog kan houden.

Belangrijkste taken van een IP manager

Het is heel erg belangrijk dat een IP manager weet wat er speelt op IP gebied in een bedrijf. Hij of zij moet weten welke projecten er lopen en in welke fase ze zitten. De eerste stap daarbij is het weten wat je hebt. Een IP-manager heeft als eerste een overzicht nodig van alle bestaande IE-rechten, indien van toepassing, van een organisatie.

Indien deze aanwezig is kan dit een combinatie van IP rechten zijn, de portfolio. Dit kan dan gaan om aangevraagde octrooien en verleende octrooien. Maar daar blijft het meestal niet bij. Een wat verder ontwikkelde organisatie heeft ook tijd besteed aan de merken en modellen. Uiteraard hangt dit ook af van het bedrijf en de activiteiten. Ook domeinnamen zijn daarbij van belang. Deze worden nog wel eens over het hoofd gezien. Ook een belangrijk IP recht is het auteursrecht. Deze zitten direct, dus zonder een benodigde registratie, op bijvoorbeeld software, of marketingmateriaal. Deze rechten zijn zoals gezegd niet geregistreerd en dus is het soms lastig om het eigendom te bewijzen. Als laatste IP recht zijn de eventuele knowhow en bedrijfsgeheimen van belang. Deze zijn meestal alleen intern geregistreerd.

Het is duidelijk dat het niet alleen om octrooien gaat in IP, alhoewel dit wel vaak wordt aangenomen. Een goede inventarisatie van alle rechten helpt bij het plannen van toekomstige aanvragen én bij risicobeheer.

IP strategie ontwikkelen

Een belangrijk deel van de rol van een IP-manager is het ontwikkelen van een IP-strategie die past bij algemene strategie van een bedrijf. Daarbij is het ook van belang in welke fase het bedrijf zich bevind. Voor kleinere bedrijven, zoals start-ups of med-techs geldt vaak dat ze gericht zijn op brede octrooibescherming om investeerders aan te trekken. Deze willen vaak in ruil voor de investering een onderpand in de vorm van een octrooirecht. Bij grotere bedrijven komt daar vaak nog een focus op merkbescherming en het handhaven van merkrechten bij, maar dit hangt ook weer af van het soort bedrijf. Tenslotte zijn er de multinationale bedrijven die vaak complexe portefeuilles hebben met defensieve en offensieve strategieën op alle IP rechten.

De IP-manager bepaalt, vaak samen met het management en de R&D manager, wanneer en waar bescherming wordt gezocht, en welke rechten voor hen het meeste waarde bieden.

Coördineren van aanvragen

De IP manager is niet altijd zelf octrooigemachtigde of merkengemachtigde, maar werkt wel altijd nauw met hen samen. Uiteraard heeft het de voorkeur dat de IP Manager ook deze kwalificaties heeft. Dit maakt de communicatie beter en gemakkelijker. De IP manager zorgt ervoor dat de (technische) informatie op tijd wordt aangeleverd voor octrooiaanvragen en dat er ook een degelijk onderzoek is gedaan naar de stand van de techniek. Dit is iets dat extern Octrooigemachtigden nog wel eens willen overslaan. Maar dit is een essentieel onderdeel van de taken van de IP Manager.

Verder zorgt hij of zij er ook voor dat de merken op het juiste moment worden aangevraagd en beheerd. Ook moeten de termijnen goed worden bewaakt, bijvoorbeeld voor instandhouding of verlenging. Dit kan zowel intern als extern worden gedaan. In het algemeen moeten alle lopende aanvragen gecoördineerd worden en de individuele rechten goed worden beheerd. Ook hier geldt uiteraard dat ervaring zich terugbetaald. Een IP Manager met een brede achtergrond in de IP én de techniek is daarbij altijd een grote plus voor een bedrijf.

Portefeuillebeheer

Een IP portefeuille met verschillende rechten heeft een goed beheer nodig. Dat is essentieel. Dat betekent dat de kosten en baten goed moeten afgewogen: zijn bepaalde rechten nog strategisch relevant? Ook hier is de inbreng van de IP Manager van groot belang. Het beslissen over het laten vallen van IE-rechten kan eigenlijk niet worden genomen door een extern persoon omdat deze nooit helemaal op de hoogte is van de bedrijfsdynamiek.

Het is daarom belangrijk om regelmatig de rechten te evalueren van de portefeuille, zoals de dekking per land of productlijn. En uiteraard heeft dit ook heel erg te maken met het beheer van de begroting van de portefeuille. IP-kosten kunnen namelijk nogal hard oplopen. Bij grote bedrijven beheert de IP-manager soms portefeuilles van honderden of duizenden IP-rechten in de hele wereld.

Licenties en samenwerkingsovereenkomsten

De IP-manager speelt ook een rol bij het uitonderhandelen van een aantal zaken. Dit gebeurt dan meestal in overleg met de juridische afdeling. Dit kan dan gaan om bijvoorbeeld licentieovereenkomsten (zowel in- als uitlicentie), R&D-samenwerkingen met universiteiten of andere bedrijven, de clausules in de geheimhoudingsverklaringen (NDA’s – Non-Disclosure Agreement). Ook is hij of zij betrokken bij de overdracht van IP-rechten. Maar zoals gezegd is het ook van belang dat dit in overleg met de juridische afdeling.

Inbreuk en handhaving

Als een concurrent inbreuk maakt op jouw merk of octrooi, dan is het vaak de IP manager die dit, al dan niet direct, bijvoorbeeld via de verkoopafdeling, signaleert of coördineert. Hierbij is het belangrijk om goed de portefeuilles van anderen in de gaten te houden, evenals de marktontwikkelingen. Hierbij moet je denken aan het monitoren van concurrenten. Als het dan echt fout gaat, wat je meestal probeert te voorkomen, begint het met het sturen van sommatiebrieven. En vervolgens is het van belang om goed samen te werken met advocaten eventuele rechtszaken of de juridische afdeling om het onderling op te lossen. Dat laatste heeft uiteraard altijd de voorkeur.

Het gaat dan ook altijd om het strategisch afwegen of handhaving loont óf niet. En uiteraard moet de IP-manager ook controleren of het bedrijf zélf geen IE-rechten van anderen schendt via regelmatige inbreuk analyse (ook wel ingeburgerd met de foutieve naam “freedom to operate” of “FTO-analyse”).

Bewustwording en interne training

In een organisatie is het van belang dat medewerkers weten hoe belangrijk IP is voor een bedrijf. Een IP-manager zorgt voor bewustwording, of de uitbreiding daarvan, door trainingen te geven aan de afdelingen R&D, marketing en sales. Het kan hierbij dan onder andere gaan om richtlijnen op te stellen over hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie, collega’s te informeren over het belang van tijdige IP-aanvragen en procedures te implementeren voor idee-inventarisatie. Hoe laagdrempeliger dit is opgezet, hoe effectiever dit beleid zal zijn.

Wat voor achtergrond heeft een IP manager?

IP-managers hebben vaak een multidisciplinaire achtergrond. Meestal zijn het mensen met ervaring of opleiding in de techniek of wetenschap (bijvoorbeeld werktuigbouw, biotechnologie, chemie), in het recht, met name het IP-recht, of bedrijfskunde of innovatiebeheer

Veel IP-managers zijn bijvoorbeeld octrooigemachtigde of merkengemachtigde, juristen met affiniteit voor technologie of R&D-managers met een grote juridische interesse. Een IP-manager hoeft niet altijd een gemachtigde te zijn, alhoewel dit wel de voorkeur heeft, maar moet wél weten wanneer specialistisch juridisch advies nodig is en dit dan tijdig regelen.

Waar werken IP managers?

IP-managers kom je tegen in verschillende soorten organisaties. Maar de belangrijkste is wel de maakindustrie: grote technologiebedrijven, farmaceuten en chemische bedrijven. Deze kunnen ook grote consumentenmerken voeren. bedrijven met sterke merken en een focus op design.

Start-ups en scale-ups werken vaak met een externe IP-adviseur, omdat deze een grote behoefte hebben aan interne coördinatie. Ook universiteiten en kennisinstellingen zijn vaak instellingen die groot genoeg zijn om een portefeuille te moeten beheren. Zij werken meestal onder de naam “Technology Transfer Officer”.

Bij grotere bedrijven maakt de IP-manager vaak deel uit van een bredere juridische of R&D-afdeling. Soms is er een heel apart IP-team die de hele portefeuille van rechten beheert.

Wat maakt een goede IP manager?

Een goede IP-manager combineert juridische kennis met zakelijk inzicht en communicatieve vaardigheden. Essentiële eigenschappen hierbij zijn een groot analytisch vermogen om goed te kunnen inschatten welke IP waarde heeft. Het plannen en organiseren van projecten is ook van belang omdat IP-trajecten vaak lang en complex zijn.

De IP manager is verder bij uitstek een goede communicator, hij of zij moet in staat zijn om bruggen te bouwen tussen R&D, marketing, de juridische afdeling en het management. Daarbij is het ook belangrijk om proactief te handelen om kansen én risico’s te signaleren. Maar vooral belangrijk is het om commercieel te denken om zo IP als strategisch hulpmiddel te kunnen gebruiken.

Tot slot: waarom is de rol van een IP manager belangrijk?

Zonder goede IP-strategie loop je als bedrijf risico op kopieën van je product zonder juridische bescherming én op conflicten met bestaande rechten van anderen. Een IP Manager kijkt naar de kosten voor IP-aanvragen en de te verwachten baten daarvan. Verder kijkt hij naar kansen voor het verkrijgen of geven van licenties of naar andere manieren van samenwerking.

Een IP-manager zorgt ervoor dat intellectuele eigendom een volwaardig onderdeel wordt van de bedrijfsstrategie. Niet alleen als verdedigingsmiddel, maar ook als troefkaart in groei en innovatie.

De IP-manager is de spil in het effectief beheren en benutten van intellectuele eigendom. Een functie op het snijvlak van recht, technologie en zaken doen. Daarmee is de functie essentieel voor elk innovatief bedrijf.

In-house IP management

Aangezien octrooibureau Custos IPC heilig gelooft in het belang van IP management én omdat we onze IP kennis voor zoveel mogelijk innovatieve bedrijven toegankelijk willen maken, hebben we er zelfs een speciale samenwerkingsvorm voor bedacht: in-house IP management. Onze in-house IP management samenwerking kenmerkt zich door de fysieke aanwezigheid van één van onze IP experts. Als IP manager op locatie fungeert de octrooigemachtigde als sparringpartner voor de directie. Door regelmatig en structureel te spreken over lopende innovaties, de bijbehorende roadmap, mogelijke business cases, investeringen en de bestaande octrooiportefeuille, houd je grip op de strategie en ben je in staat bewuste keuzes te maken op het gebied van Intellectual Property.